1. 商标显著性审查标准
中国关于商标显著性的审查标准
根据中国《商标法》第 11 条规定:" 下列标志不得作为商标注册:
(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;
(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;
(三)其他缺乏显著特征的。"

中国商标法对显著性的判断主要基于三个维度:
固有显著性:商标本身是否具有识别商品来源的能力
获得显著性:通过长期使用获得的显著性(第二含义)
显著性退化:由于过度使用导致的显著性丧失
中国商标局在审查中会考虑:
商标标志本身的构成要素
商标指定使用的商品或服务类别
相关公众的认知习惯
行业惯例和商业实践
美国关于商标显著性的审查标准
美国商标法第 2 条 (a) 款规定:"凡包含下列各项之一的商标,均不得在主注册簿上注册:(1) 不道德的、欺骗性的或诽谤性的;(2) 贬损或虚假暗示与个人、机构、信仰或国家象征有联系的;(3) 包含美国国旗、国徽或其他官方标志的;(4) 包含外国国旗、国徽或其他官方标志的。"
美国商标法第 2 条 (e) 款进一步规定了不具有显著性的情形:
主要由商品的描述性词语组成
主要由商品的地理名称组成
主要由商品的姓氏组成
美国商标审查官在判断显著性时采用 "消费者认知测试":
强商标:臆造词或任意词,如 "Google"、"Apple"
弱商标:暗示性商标,如 "Microsoft"
描述性商标:直接描述商品特征的商标
通用名称:不能作为商标保护的商品通用名称
美国与中国一样,都要求商标具有显著性才能获得注册。但是,美国更加注重通过实际使用来证明获得显著性,而中国则更加注重商标标志本身的固有显著性。
对于描述性商标,美国可以通过提交 "获得显著性声明"(Section 2 (f) 声明)来获得注册,而中国则需要提交大量的使用证据来证明获得显著性。
2. 商标近似性审查标准
中国商标近似性审查标准
中国《商标审查及审理标准》对商标近似的判断标准作出了明确规定:"商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。"
中国商标近似判断采用 "整体观察、要部比较" 的原则:
整体观察:从商标的整体视觉效果出发
要部比较:对商标的主要部分进行重点比较
隔离观察:将商标分开进行观察比较
"容易导致混淆" 的认定标准:
在中国,商标近似的判断主要基于审查员的专业判断。对于一些商标标志的细微差异,审查员很大可能会以 "容易导致相关公众混淆" 为由驳回申请。这也是中国商标审查中最常见的驳回理由。
"容易导致混淆" 是一种相对主观的评价,审查员可以基于自身的专业知识和经验做出判断。由于缺乏明确的客观标准,申请人很难用具体的证据反驳这一点。
实际上,在中国并非每一个 "容易导致混淆" 的驳回都难以应对。如果审查员没有提供足够的证据支持其结论,申请人可以通过提交异议或申请复审来争取权利。结合中国商标审查实践中的异议成功率来看,这种可能性还不低。
因此,即使某些商标在初审阶段被认定为近似,通过合理的异议和复审程序,最终获得注册的几率依然很大。
美国商标近似性审查的特点
美国商标法第 2 条 (d) 款规定:"凡与已注册商标或已提出注册申请的商标相同或近似,且用于相同或近似商品或服务上的商标,均不得在主注册簿上注册。"
美国商标审查官在判断商标近似时采用 "混淆可能性测试"(Likelihood of Confusion Test),该测试包含以下因素:
商标的相似程度
商品或服务的相关程度
商标的显著性强度
消费者的注意程度
实际混淆的证据
被告采用商标的意图
产品的质量差异
市场共存的可能性
客观证据更充分,抗辩难度更大
在美国,审查官会进行全面的商标检索,找到与申请商标相关的在先商标。审查官认为构成近似的结论,基本上都是基于这些在先商标得出的,审查官的结论是有证据支持的。从某种程度上说,美国商标审查官对商标近似性方面的审查更为谨慎和严格。
实际上,美国的这种审查方式会使抗辩变得更加困难。面对检索出的在先商标,即使其中的商标标志与申请人的商标在细节上有差异,但这些差异如果很小,或被认为不足以避免混淆,抗辩说服审查官该商标不构成近似将非常困难,因为有确凿的证据支持审查官的结论。
对于确实不构成近似的商标,美国审查官的正向反馈可能性更高。因为其依赖于客观证据的审查过程可以帮助真正具有区别性的商标脱颖而出。但是,对于存在一定近似风险的商标,可能难以经受这样高强度检索的考验。
而在中国,尽管更容易出现 "容易导致混淆" 类似的主观性判断,但这也意味着如果审查员没有提供足够的在先商标证据,申请人通过合理抗辩和修改商标,仍有较大机会获得注册。
3. 不同国家,答复应对方式不同
应对美国商标的答复策略
应对美国商标的答复,需要申请人将各个在先商标与申请商标进行仔细的对比,以明确在先商标是否能够完全对应申请商标的特征,以及对审查官的混淆可能性分析进行评估,以确认通过对比来评价商标近似性是否合理。如果在先商标与申请商标不对应、或者混淆可能性分析不合理,自然可以抗辩应对。
在美国,申请人还可以通过以下方式应对审查意见:
提交使用证据证明获得显著性
提交共存协议
限制商品或服务范围
修改商标标志
提交上诉
应对中国商标的答复策略
应对中国商标的答复时,除了仔细对比以外,还需要根据审查意见得出结论的具体说法来制定相应的答复策略。比如,对于 "容易导致混淆" 的审查评述,结合审查逻辑据理力争。
在中国,申请人可以通过以下方式应对审查意见:
提交异议申请
申请复审
提交使用证据
修改商标标志
限制商品或服务范围
中美商标注册风险与成本对比
中国申请获得注册,但基于相同内容申请的美国商标却无法注册的风险有多大?
这取决于具体情况。除了考虑风险本身,更重要的是还要考虑为这个风险买单的代价。在申请商标过程中,为了说服审查官并证明商标具有可注册性,中美两国的成本是不一样的。总体来看,美国的成本更高。
从申请官费来看,一件中国商标注册申请官费大概在 300 元人民币,而一件美国商标注册申请官费大概在 275 美元,远远高于中国商标的成本。
除了较高的申请官费外,还需要花钱请美国商标代理机构答复审查意见。美国商标代理机构收取的答复服务费也远高于中国的商标代理机构。
可见,美国商标在申请阶段的费用就很高,加上近似性审查过程中容易触发的上诉成本,风险被进一步放大,申请人要承担的代价也更高。
结语
中美商标审查制度在显著性和近似性判断标准上存在明显差异。中国更加注重商标标志本身的固有特征和审查员的专业判断,而美国更加注重客观证据和消费者的实际认知。
申请人在进行跨国商标布局时,应当充分了解不同国家的审查标准和实践,制定合理的商标策略,以提高商标注册的成功率并降低风险和成本。